OGH zur Herausgabe des Gewinns bei einer Markenverletzung

Nach dem österreichischen Markenschutzgesetz (§ 53 Abs 2 Z 2 MarkSchG) kann ein von schuldhafter Markenverletzung betroffenes Unternehmen anstelle des „angemessenen Entgelts“ (iSd § 53 Abs 1 MarkSchG) die Herausgabe des Gewinns verlangen, den der Verletzer durch die Markenverletzung erzielt hat. Herauszugeben ist der Reingewinn, den der Verletzer gerade aufgrund des widerrechtlichen Kennzeicheneingriffs erzielt hat.

Der OGH hat sich nun erstmals dazu geäußert, wie genau dieser Gewinn zu berechnen ist. Demnach kann der herauszugebende Gewinn nicht mit dem Umsatz gleichgesetzt werden, den der Markenverletzer mit den Eingriffsgegenständen erzielt hat. Die variablen Kosten für die Herstellung und den Vertrieb der markenverletzenden Gegenstände dürfen jedenfalls abgezogen werden.

Nicht zulässig ist es aber, einen Fixkostenanteil abzuziehen, etwa für allgemeine Verwaltungskosten, Geschäftsführergehälter, Anlagenmieten, Abschreibungen für Anlagevermögen etc. Diese wären auch ohne Herstellung und/oder Vertrieb der markenverletzenden Produkte aufgelaufen.

Hintergrund

Im zu entscheidenden Rechtsstreit klagte der Hersteller des Whiskys „Johnny Walker – Red Label“ (Teil des Getränkeriesen Diageo) einen österreichischen Dosenabfüller wegen Verletzung des MarkSchG. Das beklagte Unternehmen hatte nach den Vorgaben türkischer Auftraggeber Dosen im Stil der Red Label-Marke mit „Whisky“ beschriftet.

Im Jahr 2008 verpflichtete der OGH (OGH 23. 9. 2008, 17 Ob 12/08a) die Beklagte zur Unterlassung, Beseitigung und Rechungslegung der Gewinne mit den betreffenden Produkten unter Vorweisung der Kostenrechnung, inklusive der Produktkostenkalkulation. Nach erfolgter Rechnungslegung verlangten die Kläger die Herausgabe des Verletzergewinns, den sie mit 386.705,50 Euro bezifferten.

Dagegen führten die Beklagten in der Zwischenzeit ergangene Entscheidungen des EUGH ins Treffen, die ihrer Ansicht nach eine andere Beurteilung der Markenverletzungsfrage erforderten. Mit dieser Argumentation waren sie jedoch nicht erfolgreich. Die neue EUGH-Rechtsprechung bilde auch keinen Wiederaufnahmsgrund iSd § 530 Abs 1 ZPO. Auch das Gemeinschaftsrecht gebiete keine andere Beurteilung. Der OGH verneinte diesebezüglich auch die Notwendikeit, ein Vorabentscheidungsersuchen an den EUGH zu richten.

Zur Höhe des Verletzergewinns äußerte sich der OGH wie eingangs beschrieben.

(LexisNexis Rechtsredaktion/ KP)

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